专利申请中数值范围支持问题的判定与启示
摘要:本文通过一个实际案例来分析涉及数值范围的专利申请中说明书对权利要求的支持问题,解析相应观点,归结其对于专利实务的启示。该案例启示了专利从业者注意提升专利申请文件的撰写质量。
本文通过一个实际案例来分析涉及数值范围的专利申请中说明书对权利要求的支持问题,解析相应观点,归结其对于专利实务的启示。
涉案专利为实用新型专利,其授权公告的权利要求书涉及一种丝状等离子体反应器。权利要求2限定了“放电金属丝的直径在0.05毫米至0.6毫米之间”,说明书中仅公开了“放电金属丝的直径在0.15毫米至0.4毫米之间”;权利要求3限定了“每根金属丝的间距为5毫米至18毫米”,说明书中仅公开了“每根金属丝的间距为10毫米至14毫米”;权利要求4限定了“放电金属丝与另一电极板的间距为5毫米至20毫米”,说明书中仅公开了“放电金属丝与另一电极板的间距为9毫米至15毫米”。
请求人针对涉案专利向国家知识产权局专利复审委员会(下称专利复审委员会)提出无效宣告请求。无效宣告理由包括:权利要求2-4的数值范围与说明书的记载不一致,得不到说明书的支持,不符合我国专利法第二十六条第四款的规定。
专利复审委员会在作出的第19327号无效宣告审查决定书中认为,在说明书中已给出的数值范围基础上,本领域技术人员根据实际需要能够合理概括得到权利要求2-4中较宽的数值范围,权利要求2-4得到说明书的支持。北京市第一中级人民法院作出(2013)一中知行初字第697号行政判决书维持无效决定,基本认同专利复审委员会的观点。北京市高级人民法院(下称北京高院)二审作出(2013)高行终字第1368号行政判决书,撤销一审判决,认为:权利要求2-4的数值范围大于说明书记载的范围,且本领域技术人员不能确定该数值范围是唯一的,即权利要求2-4的数值范围还可以扩大,故权利要求2-4未得到说明书支持。
当事人申请再审后,最高人民法院作出(2015)知行字第260号行政裁定书,认为:本专利说明书中既没有对权利要求2-4的数值范围进行具体解释或说明,也没有公开端点值附近的具体实施方式,本领域技术人员难以合理概括得到权利要求2-4限定的数值范围,权利要求2-4未得到说明书支持。
我国专利法第二十六条第四款规定的“权利要求应当以说明书为依据”,是通过衡量专利权人获得的保护范围及其贡献是否相称,来平衡专利权人和社会公众的利益。目前的普遍共识是,作为依据的说明书所公开的范围包括说明书中明确记载的内容以及本领域技术人员根据说明书的记载可以合理预测的内容。权利要求书中限定的关于数值范围的技术特征可以在说明书中公开的数值或数值范围的基础上,合理地进行概括、扩展或替代。
虽然存在上述共识,但在实践中依旧存在观点和作法不一的问题。纵观该案例的无效、一审、二审和再审过程,可以大致归结为如下两种观点:
第一种观点集中在无效宣告请求程序和法院一审中。该观点认为,对于涉及数值范围的专利,如果说明书记载的数值范围小于权利要求书记载的范围,在本领域技术人员根据需要可以不经过创造性劳动即可唯一确定权利要求所要求保护的数值范围,且无证据或充分理由证明该数值范围涵盖有无法实现本发明目的的数值,则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其等同替代或明显变型的方式,即应当认为这种概况得到了说明书的实质支持。
第二种观点主要集中在二审和再审程序中。该观点认为,对于权利要求中的数值范围大于说明书记载的数值范围的情形,应当审慎对待、严格审查。在权利要求的数值范围宽于说明书中公开的数值范围的情况下,如果说明书中没有对权利要求的数值范围进行具体的解释或者说明,也没有公开端点值附近的具体实施方式,则应当认为本领域技术人员难以根据说明书公开的技术内容合理得到或概括得到权利要求中的数值范围。
笔者认为,对于含有较宽数值范围的权利要求能否得到说明书支持,需要综合考虑如下因素进行判断:说明书中记载的技术问题及解决方案;选取的数值范围是否为相对于现有技术的改进点;本领域技术人员的知识水平及本领域的技术发展状况;说明书是否对选取的数值范围进行过理论分析和解释说明;权利要求中的数值范围是否均能解决技术问题并达到预期效果。
如果综合以上因素,本领域技术人员能够不经过创造性劳动从说明书充分公开的内容中得到或概括得出该较宽的数值范围,且根据说明书给出的技术教导,依据自身知识水平,能够确认上述较宽的数值范围整体上都能够解决说明书中记载的技术问题并达到预期效果,则可以认为该数值范围得到了说明书的实质支持。
对于含有较宽数值范围的权利要求能否得到说明书支持,在专利实务的不同环节可以采用不同的应对措施。在答复审查意见时,可以综合以上因素来应对,对于支持问题给出具有说服力的争辩方案。在专利无效程序中,则可以依据以上因素逐条分析来给出强有力的无效理由。
该案例还启示专利从业者注意提升专利申请文件的撰写质量。鉴于二审和再审均采用了观点二,因而在撰写专利申请文件时应当遵循《专利审查指南》中的相关规定:当权利要求相对于背景技术的改进涉及数值范围时,通常应给出两端值附近(最好是两端值)的实施例,当数值范围较宽时,还应当给出至少一个中间值的实施例。
综上所述,该案例从授权后被提起专利权无效请求,最终进入最高人民法院再审程序,可谓“一波三折”,其对于涉及数值范围的专利申请,在专利实务的各个环节皆有启发。此外,北京高院和最高人民法院的判定也显示了推进和提高专利申请文件的撰写水平已成推动专利服务业健康发展的必然要求。(作者:黄永杰)
(本文仅代表作者个人观点)
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