【弁言小序】

　　自定义参数表征的产品权利要求审查中存在以下难点：一是理解困难，难以准确判断权利要求中的参数特征对于要求保护的产品的实际限定作用，进而难以清楚界定权利要求的保护范围；也难以准确把握参数特征和权利要求中其他技术特征之间的联系，进而确定该参数对于发明技术效果的影响。二是检索困难，通常很难在现有技术中检索到申请人自定义的参数，也不容易分析确定自定义参数与现有技术中的常规参数之间的关系。因此，在审查实践中，一方面需要考虑参数特征的内涵和外延是否清楚、相应的技术方案是否概括合理、是否在说明书中充分公开；另一方面需要考虑参数特征能否带来区别于最接近的现有技术的特定结构、组成、性能和/或效果，能否解决所要解决的技术问题并带来相应的技术效果，即相应的技术方案是否具备新颖性和创造性。

　　《从调味料系列案看自定义参数的审查（上）》探讨了自定义参数的非三性条款审查思路，本文继续讨论自定义参数的新颖性、创造性评判，希望能为审查实践提供进一步的策略参考。

　　【理念阐述】

　　对于用自定义参数表征的产品权利要求的新颖性、创造性审查可以从以下三个方面进行考虑：

　　一是分析自定义参数的技术含义，研判其对于产品结构、组成的影响，确定产品权利要求的保护范围，注意自定义参数特征的实际限定作用应当最终体现在权利要求的保护的产品上，即需要考虑参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成。

　　二是判断自定义参数特征的产品在结构和/或组成上能否区别于现有技术中已知的产品，这是自定义参数表征的产品权利要求新颖性、创造性评判的关键。

　　三是考察自定义参数特征与权利要求中其他技术特征之间的关系，结合本领域的普通技术知识，综合考虑申请文件记载及实际验证的技术效果，判断技术手段与所要解决的技术问题和/或技术效果之间的关联，确定自定义参数的实际技术贡献。

　　【案例演绎】

　　某专利权无效宣告请求案涉及含有芝麻的酸性水包油型乳化液状调味料，利用“带种皮的整个芝麻与特定组成的液状调味料配合”的技术手段达到“保持芝麻芳香”的技术效果。

　　该专利权利要求1要求保护一种含有芝麻的酸性水包油型乳化液状调味料，其中限定了酱油、蛋白质、糖类、脂类的含量特征，PH范围，还限定了两个自定义参数：“带种皮的整个芝麻的含量”范围是1％～20％以及“乙酸与山梨酸的含量比率”范围是1:0.005～1:1。

　　现有技术中公开了一种含有芝麻的酸性水包油型乳化液状调味料，其配方中“颗粒芝麻”的含量为8%，酱油、蛋白质、糖类及脂类含量均落入本案权利要求保护范围内，同时还含有乙酸，其制备方法为各组分混合后使用微切机处理获得乳化液，经测定，乳化前颗粒芝麻含量98.1%、乳化后颗粒芝麻含量91.6%、颗粒芝麻残留率93.4%。该现有技术强调通过抑制芝麻被粉碎的程度，实现“即便长期保存后，也能保持烘烤芝麻的研磨清淡香味”的技术效果。本案争议的主要焦点在于，如何考量前述两个自定义参数表征的组合物产品的创造性。

　　首先，就“带种皮的整个芝麻的含量”而言，专利权人主张，该现有技术中的“颗粒芝麻”是指粒径1mm以上的芝麻，并非特指长约3mm、宽约2mm的完整芝麻，且制备步骤中使用微切机高速乳化会导致芝麻破碎及种皮脱落。但是，该现有技术中1mm以上的颗粒芝麻实际上包含了完整的芝麻，并且其制备工艺中并不包含粉碎和脱皮步骤。虽然微切机乳化步骤可能对芝麻及其种皮的完整度带来一定影响，但其记载了通过设置微切机的环状割刀缝宽或者不安装环状割刀，使得乳化前后颗粒芝麻含量分别为98.1%和91.6%、颗粒芝麻残留率93.4%，可见乳化步骤并没有对芝麻产生明显的破碎作用，并且在很大程度上保留了种皮的完整性。此外，本发明所述“带种皮”也并非带完整种皮，根据其说明书记载，只要胚乳层的30％以上被种皮覆盖即属于“带种皮”。因此，在该现有技术已经公开了“通过抑制芝麻被粉碎的程度来保持芝麻芳香”的构思，以及“8%颗粒芝麻含量”的基础上，所属领域技术人员容易进一步常规调整得到1％～20％范围的“带种皮的整个芝麻含量”。

　　其次，就“乙酸与山梨酸的含量比率”而言，专利权人主张，现有技术中未教导乙酸与山梨酸组合使用，也未明确两者的比例关系对于芝麻芳香的影响，而本发明说明书中验证了两者组合较单独使用乙酸而言，“保管后的芝麻特有的芳香更优异”，带来了预料不到的技术效果。但是，上述“效果更优异”的技术方案较对照减少了乙酸含量，且进一步添加了山梨酸。一方面，本领域公知，乙酸的添加通常是为了满足风味需求，没有证据表明其能够解决“保持芝麻特有的芳香”的技术问题；相反，根据说明书中“以吡嗪类、含硫化合物为代表的芝麻特有的芳香成分非常易于产生化学变化，尤其是在含有乙酸的含有芝麻的酸性水包油型乳化液状调味料中难以保持芝麻特有的芳香”的记载可知，乙酸对于保持芝麻芳香其实是不利的。另一方面，乳状调味汁产品不耐贮存，为获得合适的保质期，通常需要添加防腐剂，而山梨酸是本领域常用的防腐剂，本领域技术人员能够预期其添加后能够抑制微生物生长导致的产品变质，进而有利于芝麻芳香的保持。而根据公知常识证据中公开的山梨酸在乳状调味汁的常规添加量，在上述最接近现有技术中添加山梨酸后，“乙酸与山梨酸的含量比率”恰恰落在权利要求所限定的自定义参数范围内。因此，本申请验证的具有更优技术效果的技术方案中，无论是乙酸含量减少，还是山梨酸的添加均有助于实现“保持芝麻特有的芳香”的技术效果，该实验数据不足以证明所述技术效果与“乙酸和山梨酸的组合”或两者的含量比率相关，且所述含量比率为基于乙酸和山梨酸常规添加量的计算结果，不能给发明带来创造性。

　　在该案审理思路的基础上推而广之，进一步总结此类型参数表征产品权利要求新颖性、创造性的审查建议。

　　第一，使用自定义参数表征的技术方案可能会存在难以与现有技术中的技术方案区分开的问题，导致存在侵占公有领域的风险。根据《专利审查指南》的相关规定，对于包含参数特征的产品权利要求，应当考虑权利要求中的参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成，进而能够区别于现有技术中公开的产品。在审查实践中，不必拘泥于现有技术是否公开了相同的自定义参数，如果本领域技术人员根据已有证据或其掌握的普通技术知识，如参数的名称、技术含义，所表征产品的性能、制备工艺等，能够合理预期其表征的产品与已知产品具有相同的结构和/或组成特征，可以初步推定两者属于相同的产品进而质疑发明不具备新颖性。但应注意避免在没有任何证据或说理的情况下，轻率地将举证证明责任转移给专利权人，对于证据不足或者存在相反证据的情况，建议在认定相应参数特征为区别的基础上，进一步判断其是否能够给发明带来创造性。

　　第二，技术贡献体现了发明技术方案相对于现有技术的改进，能够直观地反映发明的创造性高度，因此需要关注自定义参数与发明技术贡献的关联性。如果参数与发明技术贡献直接或者间接相关，则显而易见性判断的关键在于，所属技术领域的技术人员是否能够从该现有技术或该领域的其他技术常识中获得该参数特征影响产品相应性能和/或效果的技术启示，并易于通过有限的常规实验加以选择验证，进而获得发明的技术方案。如果经过分析认定自定义参数特征与发明的技术贡献无关，则应当结合说明书的记载以及本领域的普通技术知识，客观判断哪些技术手段会影响发明的技术效果，在此基础上确定该技术手段是否属于本领域的常规技术手段，进而评判发明是否显而易见。本案中，现有技术的产品所要实现的技术效果与本申请相同，其虽然没有强调“带种皮的整个芝麻”以及“与特定组成的液状调味料配合”，但公开了采用的技术手段为“抑制芝麻的粉碎程度”，以及相近的调味料组成。在此基础上，所属领域技术人员有能力基于该领域的技术常识和常规实验手段进一步调整确定“带种皮的整个芝麻的含量”，以及“乙酸与山梨酸的含量比率”，因此发明相对于现有技术是显而易见的。

　　第三，对于自定义参数表征的产品发明，应当重点关注发明说明书中实际验证效果的技术方案，注意不要受到发明声称而未经证实的原理或者机制的干扰。通常，自定义参数的理论与现有技术差异越大，申请人的证明责任就越重，说明书中记载的没有依据的断语或者预测信息不应当成为主张发明创造性的基础。（崔旸 魏聪 孙茂宇 作者单位：国家知识产权局专利局复审和无效审理部）