商标近似判断中应如何考虑在先商标的情况 ——评析福建泰格公司诉商标评审委员会、苏州泰格动力机器公司商标异议复审行政案

　　本案要旨

　　在商标近似性判断中应当考虑诉争商标权利人在引证商标之前对在先商标的注册及使用情况，但关键要看引证商标是否阻止了在先商标的延续。具体来讲，至少要结合以下因素综合考虑：一是引证商标与在先商标标识的近似程度;二是引证商标核定使用商品与在先商标核定使用商品的关联程度;三是诉争商标的使用及知名度情况。

　　案情

　　2003年4月22日，福建东源电机有限公司申请了第3536067号“FIERCE TIGER及图”商标(被异议商标，如图)，指定使用商品为第7类马达和引擎起动器、发电机、发电机(组)、电流发电机、交流发电机、泵(机器)、柴油机、汽油机、水力发电机和马达、鼓风机等，现商标申请人为泰格工业集团有限公司(下称福建泰格公司)。

　　1996年1月3日，广州太格实业公司申请注册第1035395号“太格Tiger及图”商标(引证商标，如图)，核定使用在第7类渔牧业用机械及器具、电机、泵、焊接机械、清洗、废物处理机械等商品上，商标专用期限至2017年6月20日，现商标权利人为苏州泰格动力机器有限公司(下称苏州泰格公司)。

　　1993年12月28日，东莞虎威实业股份公司申请注册了第788593号商标(如图)，1995年11月7日核准注册，核定使用在第7类农业用机械及部件(不包括农具)、渔牧业用机械及器具、印刷工业用机械器具、泵机器等商品，该商标2003年1月转让于福建东源电机有限公司，2004年3月福建东源电机有限公司变更为福建泰格公司。2005年8月，该商标被评为福建省著名商标;2007年8月27日，国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商评委)在商评字(2007)第6115号争议裁定中认定该商标为使用在“发电机组”等商品上的驰名商标。

　　在法定期限内，苏州泰格公司针对被异议商标向国家工商行政管理总局商标局(下称商标局)提出异议申请。商标局裁定：被异议商标在“泵(机器)”商品上的注册不予核准，在其余商品上的注册申请予以核准。福建泰格公司不服，向商评委提出复审申请，请求核准被异议商标注册,其主要理由为：被异议商标与引证商标未构成类似商品上的近似商标，被异议商标是福建泰格公司在先第788593号驰名商标的延续注册，不存在复制他人商标的情形。同时，福建泰格公司向商评委提交了如下证据：福建泰格公司情况及其商标注册情况;福建泰格公司商标知名度证据;福建泰格公司宣传情况;福建泰格公司第788593号商标的情况。

　　2012年7月6日，商评委作出第29980号裁定，认定：被异议商标与引证商标构成近似标识。被异议商标指定使用在“马达和引擎起动器;发电机;发电机(组);电流发电机;交流发电机;泵(机器)”商品上与引证商标构成类似商品上的近似商标。福建泰格公司关于被异议商标是其在先驰名商标的延续注册的主张并非被异议商标获准注册的当然理由，且福建泰格公司并未提供充分证据证明被异议商标与引证我国商标不会产生混淆误认。商评委依据现行商标法第二十八条、第三十三条、第三十四条及商标法实施条例第二十三条第一款的规定，裁定：被异议商标在“马达和引擎起动器;发电机;发电机(组);电流发电机;交流发电机;泵(机器)”商品上的注册申请不予核准，在其余商品上的注册申请予以核准。

　　2012年8月30日，福建泰格公司向北京市第一中级人民法院提起诉讼，请求撤销商评委第29980号裁定。

　　判决

　　北京市第一中级人民法院依照行政诉讼法第五十四条第(一)项之规定，判决：维持第29980号裁定。福建泰格公司不服，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销原审判决及商评委第29980号裁定。北京市高级人民法院判决：驳回上诉，维持原判。

　　评析

　　我国现行商标法第二十八条规定，申请注册的商标，凡同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。第二十二条规定，注册商标需要改变其标志的，应当重新提出注册申请。商标权人在其已注册商标的基础上延伸注册相同或相似商标是商标权人处分私权的意思表示，在商标授权确权程序中，均应考虑延伸注册商标与在先商标的关联关系，适当作出处理，如果延伸注册商标与其他现有已注册商标已构成使用在相同或类似商品上的近似商标，或者存在其他危及或损害现有已注册商标的情形，对该延伸注册申请不予核准。

　　该案中，首先，从该案引证商标与在先商标标识来看，引证商标由中文“太格”、字母“Tiger”及“虎头”图形构成;福建泰格公司拥有的第788593号在先商标由小写字母“tiger”、花体字母“fierce”及“老虎”图形构成，引证商标完整包含了在先商标的主要识别部分“Tiger”，也即引证商标与在先商标是近似的。其次，从引证商标核定使用商品与在先商标核定使用商品来看，引证商标核定使用的“渔牧业用机械及器具、印刷工业用机械及器具、电机、泵”等商品与在先商标核定使用的“渔牧业用机械及器具、印刷工业用机械器具、泵机器”等商品相同或高度关联。最后，从诉争商标的使用及知名度情况来看，这也是处理类似案件应当考虑的关键因素，因为在涉及延伸注册商标的案件中，在后延伸注册商标标识和商品类别与在先商标往往是近似、关联的，而其他商标是否能够阻却延伸商标的注册主要考虑商标的使用及知名度情况。在屈炯森诉商评委及中顺洁柔公司商标争议行政纠纷一案中，屈炯森于1995年在卫生巾商品上注册了组合商标“洁柔及图”，2002年屈炯森在卫生巾、医用棉等商品上又注册了纯文字的争议商标“洁柔”;中顺洁柔公司于1998年在卫生巾等商品上注册了引证商标“洁柔及图”，商评委及一审法院均认为争议商标与引证商标构成近似商标，撤销了争议商标的注册。二审法院认为争议商标应该视为对其1995年在先商标权利的延续，同时争议商标一直实际使用在卫生巾等商品上，相关消费者对争议商标具有了一定认知，本着公平原则，从尊重历史角度，保留该商标有利于维护市场秩序。而该案中，从福建泰格公司提交的证据情况来看，被异议商标既没有在“泵(机器)”等商品上实际使用的证据，更没有能够认定该商标知名度的事实。所以，即便福建泰格公司拥有驰名的第788593号在先商标，但引证商标已经阻却了被异议商标的延续注册，被异议商标不予注册是正确的。

　　(作者：袁相军)(作者单位：北京市高级人民法院)

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