一、企业专利工程师应用到公知常识的地方

　　企业专利工程师在日常工作中有诸多应用到公知常识的地方，如：对技术提案初步检索、判断创造性，授权程序中如何争辩专利申请的创造性等。由于《专利法》中对公知常识缺少明确的定义，从业者在应用过程中的标准和认知水平不尽相同，因此公知常识使用是否准确引发的争议也越来越多。笔者工作中也经常遇到技术员和专利工程师针对技术提案的某个特征是否属于公知常识而争论。面对技术员专利提案，进行创造性评价时如何准确应用公知常识，既保证企业专利申请质量又能使企业的创新成果得到充分保护，是企业专利工程师值得认真考虑的问题。

　　二、公知常识的相关规定

　　《专利法》中没有对公知常识明确的定义，《审查指南》创造性判断部分对公知常识进行了规定。《审查指南》关于创造性判断三步法：

　　（1）确定最接近的现有技术；

　　（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；

　　（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

　　关键是第三步中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

　　下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：

　　（i）所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。（出自审查指南）

　　事实上，区别特征是否是公知常识并不是关键，关键是看其所要解决的技术问题是否与要保护的发明中所要解决的技术问题相同。

　　三、对企业专利工程师工作的几点建议

　　端正态度，明确岗位角色定位。

　　大部分企业都会安排专利工程师对技术提案进行初步的检索，对提案的新创性进行初步判断，提高专利申请的质量。专利工程师直接对接研发人员，对提案的专利性进行初判，由于技术员不懂专利，很多提案的命运就掌握在专利工程师手里。

　　专利工程师应该认清自己的角色，不同于审查员对专利申请的审查把关，专利审查严格基于专利申请资料进行专利性判断，不符合授权条件坚决驳回。企业专利工程师而是更多侧重于如何更好对研发成果进行保护。对提案进行评判驳回不是最终目的，企业需要的应该是如何挖掘技术提案中发光的部分进行专利保护。尤其是工作中面对技术员不知道如何将自身的技术提案使用专利语言从专利的角度表达时，专利工程师要充分引导，发掘哪些看似技术手段非常常见，是本领域公知常识的技术提案的闪光点。

　　准确运用公知常识评价创造性，避免形而上学。

　　准确理解、运用创造性判断三步法，尤其是第三步，当区别特征没有被检索到，认定是公知常识时，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。不能脱离发明实际解决的技术问题，孤立的判断区别技术特征是否公知。坚决避免凭感觉，感觉这种技术手段很常见、很简单，在没有证据的情况下轻易驳回提案。

　　实践中，有些很好的、实用性强的发明采用的技术手段往往越是简单，结构越简单越容易产业化，应用价值就越高，该类技术越应该得到保护。由于该类发明产品转化率高，往往是侵权的高发区，真正是那些有牙的专利，未来企业在侵权诉讼中真正能用得到的专利。

　　但是，这类发明往往会给人技术手段很常见的第一印象，稍不注意就会被错认为是本领域的惯用手段而驳回。反而是复杂、产业化难度大、生产效率低下的方案因为不容易找到对比文件而被申请了大量专利。殊不知，这类专利在拿到证书后就被束之高阁，截止到有效期结束都不会被想到。

　　因此，专利工程师在使用公知常识评价技术提案的创造性时一定要慎重，严格按照三步法，正确运用公知常识，避免形而上学。

　　换位思考，充分挖掘，不放过每一个“公知常识”。

　　大部分产品设计都会设定研发目的，如：提高产品运转速度、降低运转噪音、提高显示效果等等。站在技术员的角度，领会其设计思路，能更好的准确理解技术提案所解决的技术问题。

　　另一方面，要求专利工程师能够跳出产品研发目的，全面考虑技术提案所带来的技术效果。由于大部分设计都有既定的研发目的，技术员的注意力都集中在如何解决研发任务中的问题，但是技术提案很可能在解决了研发任务中的技术问题的同时也解决了其他技术问题，并带来了很好的技术效果。由于技术效果超越了原来的研发目的，是无意中带来的有益的技术效果，这一点往往被技术员所忽略。但是作为专利工程师应该具备一双慧眼发现这样的有益效果。比如，研发目标是减少重量，但结构的改变同时带来了安装方便的技术效果，增加了平衡效果，减少了运行噪音等；作为专利工程师要跳出研发目的，跳出发明意图看技术方案，更全面的视角，发现更多技术效果，挖掘提案的创造性。

　　笔者工作中有这样一个案例：技术提案发明目的是降低风叶质量，节省材料；技术提案对现有风叶形状进行了改进，具体的：将叶片厚度从轮毂到叶缘整体变薄，为保证强度，在叶片上有规律的设置特定大小、特定形状的凸起。检索到的对比文件中公开了在零部件上设置加强筋来提高强度的技术方案。区别技术特征只是凸起的大小和形状的不同。和技术员沟通得知，对凸起的大小和形状设计并没有特殊考量，单纯是为达到降低质量，减少材料而设计出来的。到这一步，按照正常的思路，应该是认定区别技术特征是公知常识而驳回该技术提案了。

　　笔者又进一步和技术员沟通，了解风叶实验的结果。询问除了节省了材料之后实验显示风叶强度没有受影响之外还有没有其他的实验数据和之前不同。技术员反馈，确实有，噪音降低了两个分贝，风量也提高了一些。我进一步建议通过对流场和噪音产生机理分析这些改变是不是和风叶上凸起的大小和形状有关系。技术员进一步仿真分析发现真的是风叶上凸起的大小和形状产生的结果，技术员进一步对凸起的大小和形状进行了优化设计，达到了更好的有益效果。就这样一个差点被驳回的技术提案被申请了发明专利。

　　专利撰写时运用专利思维，全面保护。

　　根据创造性判断三步法第二步，重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。（出自审查指南）

　　所以，要充分挖掘技术提案所带来的所有技术效果，可以在撰写时写入说明书，或者建立专利申请的OA答复备忘录，以便在审查阶段进行创造性争辩时，提供专利申请基于区别技术特征解决了现有技术没有公开的技术问题，并带来了较好的技术效果，从而证明专利申请具有创造性。

　　同时，撰写时要运用专利思维，充分发掘每条权利要求的附加特征的技术效果，并进行描述。以便后续专利审查过程中以及无效程序中争论创造性。

　　例如，目前的专利审查中审查员关于创造性的评述大部分都会用到公知常识，并且很大一部分没有对公知常识进行举证，部分审查意见提出公知常识其实属于试探性的，看申请人如何辩驳。如果专利工程师自己都不清楚被审查员认定为公知常识的技术特征还解决了其他没有公开的技术问题，并带来了有益效果的话，如何争辩该区别技术特征是非显而易见的？如何争辩专利申请的创造性？又如何能使企业的创新成果得到有效保护呢？反之，在前期就充分挖掘技术提案所带来的所有技术效果，在撰写时写入说明书，或者建立专利申请的OA答复备忘录，在后续审查授权阶段就能做到有备无患了。

　　参考文献：

　　[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M]. 北京：知识产权出版社，2010.

　　[2]李宁馨 . 浅析专利审查中的公知常识.[J].中国发明与专利，2014（11）：70-72.

　　[3]赵传海，吴志敏，徐国亮.浅析公知常识在新颖性与创造性判断中的适用. [J].中国发明与专利，2014（1）：68-72.

　　[4]李晶晶，余霞，樊云飞.公知常识在创造性评判中需要注意的问题. [J].中国发明与专利，2016（2）：120-123.