作为对外贸易的重要组成部分，涉外定牌加工一般是国内加工方接受境外委托方的委托，按境外委托方指定的商标生产产品，并将产品全部交付境外委托方且由其在境外销售，境外委托方向国内加工方支付加工费的一种贸易方式，其性质实为承揽合同关系。在涉外定牌加工商标侵权案件中，如果国内加工方使用了委托方在境外注册的商标，而该商标与他人在国内的注册商标相同或近似，那么该行为是否构成商标侵权呢？

　　近日，上海知识产权法院针对一起涉外定牌加工商标侵权案件作出终审判决，就上述问题给出了答案。法院指出，涉外定牌加工行为与一般委托加工行为的重要区别在于，受托人所制造的产品均销往境外，相应产品上所贴附的商标不会导致国内相关公众产生混淆，亦不会破坏我国商标法所保护的商标识别功能，原则上不会对国内注册商标专用权产生损害，不构成商标侵权。

　　定牌加工引纠纷

　　2021年3月20日，重庆神驰进出口贸易有限公司（下称神驰公司）向我国洋山海关申报出口美国1台汽油发电机组，商品上标有“PREDATOR”标识。同年3月22日，洋山海关向福州亚玛机电有限公司（下称亚玛公司）出具《确认知识产权侵权状况通知书》，载明其查获神驰公司申报出口美国的上述汽油发电机组涉嫌侵犯亚玛公司在海关总署备案的知识产权，并告知亚玛公司如确认该批货物侵权可请求海关扣留货物。同年3月25日，亚玛公司请求海关对上述汽油发电机组予以扣留。洋山海关于同年6月24日出具的《扣留侵权嫌疑货物通知书》载明，因亚玛公司申请，海关对神驰公司出口的上述发电机组予以扣留。同年8月4日，洋山海关作出《进出口货物知识产权状况通知书》，结论为不能认定上述货物是否侵犯亚玛公司相关知识产权。

　　神驰公司提供的商标使用授权书相关材料显示，Harbor公司在美国获准注册了“PREDATOR”商标，核定使用在汽油发动机商品上。Harbor公司授权神驰公司使用“PREDATOR”商标，仅用于生产Harbor公司的产品且产品仅可分销给Harbor公司。

　　神驰公司表示，其从2019年底才开始与Harbor公司洽谈，并在2021年3月20日才首次向Harbor公司发送涉案发电机产品的样品供检测，其并未进行任何正式的商业化的委托定牌加工生产活动，不存在任何对“PRED-ATOR”标识的商标性使用行为。

　　对于神驰公司生产并出口涉案汽油发电机组1台的行为是否侵犯亚玛公司的“PREDATOR”商标专用权，上海市浦东新区人民法院经审理认为，神驰公司在定牌生产过程中系在国外注册商标核定使用的项目上规范使用“PREDATOR”商标，而且加工产品最终向美国出口。涉案产品为1台送往美国实验室的样机，不进入中国市场，从产品性质来看该样机回流至中国市场的可能性微乎其微，并不影响亚玛公司的“PREDATOR”商标在国内市场上发挥正常识别区分功能，不会导致消费者对商品来源产生混淆。综上，法院认为神驰公司的涉案定牌加工行为不构成商标侵权行为。

　　亚玛公司随后向上海知识产权法院提起上诉，主张国内的民事主体所获得的境外商标的使用授权不能作为不侵犯国内注册商标专用权的抗辩事由。

　　神驰公司辩称，涉案汽油发电机组系其经国外商标权利人拥有合法注册商标专用权而授权生产，在涉案产品全部出口至美国的情况下，其已尽合理审查和注意义务，而且涉案产品作为样品不可能流入国内市场，其被诉行为不存在导致混淆误认的可能，也不会导致任何混淆后果，亚玛公司的商标权利不会受到任何影响，其涉外定牌加工行为不应被认定为构成商标侵权。

　　是否侵权终厘清

　　该案中，神驰公司的被诉侵权行为表现形式为接受境外商标权利人的委托，制造涉案产品并在产品上贴附商标，产品全部销往境外，上述行为即国际贸易术语中通常所说的涉外定牌加工行为。上海知识产权法院指出，涉外定牌加工行为与一般的委托加工行为的重要区别在于受托人所制造的产品均销往境外，对于该行为是否侵犯国内商标权利人的商标专用权，应在商标法有关商标侵权行为的基本框架下，基于不同的场景进行区别对待，以更有效地实现各方利益的平衡。

　　上海知识产权法院同时认为，未经许可使用商标行为对注册商标专用权的损害主要表现为商标识别功能的损害，以及对商标固有的禁用权的损害。对于在我国申请注册的商标，无论是对商标识别功能的保护，还是对商标固有的禁用权的保护，其均是在我国地域范围之内进行。就涉外定牌加工行为而言，由于加工产品全部销往境外，相应产品上所贴附的商标不会导致国内相关公众产生混淆，亦不会破坏我国商标法所保护的商标识别功能，原则上不会对国内注册商标专用权产生损害。

　　此外，上海知识产权法院认为，被诉行为是否构成商标性使用行为只是侵权判断的要件之一，如果有证据证明被诉行为不满足其他商标侵权构成要件，则可认定该行为不构成商标侵权，无需再行判断其是否构成商标性使用行为。具体到该案，涉案产品为1台样机，而且没有证据显示神驰公司在国内销售过该产品，该样机本身再次回流国内的可能性微乎其微，不会对亚玛公司的涉案商标专用权造成损害，不构成商标侵权。如果认定被诉行为构成商标侵权，则会导致当事人间的利益失衡，并阻碍正常的加工产业的发展。

　　综上，法院判决驳回了亚玛公司的上诉请求，维持一审判决。

　　“该案提醒其他定牌加工企业，接受定牌加工委托的经营主体应做好相关合规工作，建立定牌加工委托法律关系前，要审核委托方是否拥有出口国合法商标权利证明，以及该商标是否在有效期内，所生产的商品是否在该商标权利证明核定商品范围之内，并通过出口国知识产权部门等机构公开渠道查验其真实性。同时，要审查相同商标是否在我国享有注册商标专用权及注册商标专用权人的相关情况，如果在我国享有注册商标专用权的经营主体并非定牌加工委托方或与该委托方无关联关系，就要格外谨慎；对于在我国不享有相应注册商标专用权的，在委托合同中一定要明确，委托方定牌加工产品销售区域在合法商标权利证明所在地，不得在我国进行销售。”北京卓纬律师事务所合伙人、律师孙志峰表示，如果定牌加工企业遇到海关查扣或商标诉讼，建议立刻与委托方取得联系，了解国内权利人与委托方之间的关系，寻求解决策略。同时，要重新审视委托加工合同内容及履行过程中是否尽到注意义务，并组织整理相关证据，做好相关答辩和应诉准备。（记者：王国浩）