中国专利法第三修正案及相关实施细则的出台，对在中国进行研发活动的跨公司（MNCs）来说是一个利好消息。因为发明人进行研发却拿不到奖励再也不是一个令人困扰的问题。目前，大多数在中国的跨国公司正将发明人奖励政策的制定和实施提上议程。本文主要讨论跨国公司在制定发明人奖励政策时的最佳实践。

　　虽然有关发明人奖励的法律已经在中国的书籍中存在多年，但直到2009年专利法第三修正案及2010年实施细则的颁布，它才开始受到跨国公司的关注。

　　根据《专利法》第16条规定，被授予专利权的实体必须奖励职务发明的发明人，如果使用本发明的话，还要支付发明人合理的报偿。

　　专利法第三修正案第16条的条款本身并没有发生改变，但第三次修订实施条例扩大了那些必须支付奖励和报偿实体的范围。之前只有国有企业要履行这样的义务，现在，这个要求延伸到任何在中国被授予专利权的实体。因此，在中国已进行研发活动的跨国公司，包括中外合资企业、中外合作企业和外商独资实体，当构建在中国的研发计划时，现在必须考虑这一新的要求。

　　根据《专利法》及其实施条例，各类专利（例如发明、实用新型和外观设计）均应遵守奖励和报偿规定。该法以其通俗易懂的语言规定所有的职务发明的发明人都有资格获得奖励和报偿，并且似乎对发明人的国籍没有限制。然而，由于《专利法》及其实施条例是国家法律，并没有域外法律效力，因此，根据中国法律，在中国无经营活动的境外实体并没有获得奖励和报偿的资格，即使该境外实体在中国被授予了专利权。此外，由于立法意图是为了刺激创新，鼓励在中国开展更多的职务发明，因此，奖励和报偿规定适用于在中国完成的职务发明，任何有助于在中国做或完成一项专利发明的人均有资格获得奖励和报偿。

　　《实施细则》规定，被授予专利权的实体可能会依照法律制定一项奖励和报偿政策，或与职务发明的发明人签订一项协议，具体说明支付的金额和方式。若无此政策或协议，实体必须依照如下方式奖励发明人：

　　（i）3个月内授予的专利，一项发明专利最低奖励3000元，实用新型专利或外观设计专利最低奖励1000元；

　　（ii）对实施的专利，发明专利或者实用新型专利最低奖励售后利润的2%，外观设计专利最低奖励税后利润的0.2％；

　　（iii）对许可的专利，至少奖励专利许可费税后收入的10％。

　　虽然《实施细则》允许员工通过“依照法律制定”的奖励政策，或通过合同放弃默认规则获得奖励和报偿，但是，目前并没有指名说奖励政策应该遵循哪些法律。事实上，有一些法律、法规对发明人奖励政策的制定有指导作用，其中包括《劳动法》《劳动合同法》《专利法》《合同法》以其实施条例。因此，如果要制定一项合法的奖励政策，那么在其制定时就必须符合上述法律和法规，特别是符合这些法律和法规中的任何强制性要求。

　　《实施细则》颁布后，跨国公司普遍提出的一个问题是，在委托研究安排中，哪些实体必须支付奖励和报偿。委托方与合同研究组织（CRO）签订协议，以开展研究项目。当事人约定，委托方将拥有研究计划中产生的所有发明。因此，委托方将在一项发明获得专利保护后，成为发明专利的所有者。虽然《专利法》授权专利拥有者，即委托方，有义务进行付款，但委托方与合同研究组织中的发明人并不具有雇佣关系。此外，跨国公司可能会以其母公司的名义提交其在中国的发明专利申请备案。

　　在这个专利申请方案中，确定奖励和报偿支付义务也是十分具有挑战性的。上述情况下，由哪一方履行支付奖励和报偿给职务发明人义务的问题尚未定论。是否应按雇佣关系或劳动合同中确认的来支付？还是在职务发明人未收到任何报酬时有关各方均负有连带支付责任？这些问题对在中国进行研发活动的跨国公司来说，是非常重要的。虽然大多数从业者都赞成与职务发明人有雇佣关系的实体有支付奖励和报偿的义务，但目前还没有明确的立法指导。

　　与专利法要求类似，《合同法》也有奖励及报偿的要求。《合同法》第326条要求职务发明的所有者要预留一部分职务发明所获收益，以奖励或报偿职务发明人。然而，《合同法》和《专利法》所规定的奖励和报偿并不一致。《合同法》允许职务发明的所有者以奖励或者报偿的方式奖励职务发明人。但根据《专利法》，职务发明所有者要履行支付奖励、并且报偿的义务。依据解释中国立法的“新法优于旧法”原则和“特别法优于一般法”原则，《专利法》规定的奖励和报偿条款很可能优先于《合同法》的相关条款。尽管如此，还是需要立法澄清，以解决两部法律间的不一致。

　　《合同法》第326条还赋予职务发明人在职务发明转让给第三方时，具有优先受让权。虽然专利经常被转让，但跨国公司似乎很少在将专利转让给第三方时，考虑职务发明人的优先受让权。这可能是因为大多数跨国公司并不了解《合同法》规定的职务发明人“优先”权。一个相关的问题是职务发明人的优先受让权如何影响专利的转让。比如说在专利已经转让后，该员工才声称自己的这份权利，那转让协议会被取消吗？如果专利所有者在将专利转让给第三方时，未通知职务发明人，应如何对其进行补偿？中国现在正专注于走以知识产权为主导的产业战略，奖励和报偿规定被看作是中国成为创新领导者计划的一部分。然而，正如上面所讨论的，很多奖励和报偿的规定在实际应用中并不明确。这要求进一步的立法或司法解释，以澄清与之相关的模糊之处。

　　在写这篇文章时，中国的法院已接到几起发明者寻求报偿的诉讼，但自从《实施细则》颁布以来，还并没有发明者因此获得过奖励。此外，尽管英国、日本和德国都有发明家报偿大奖，但到目前为止，在中国还没有任何重大奖项。但是，中国法院完全有可能在未来做出不同判决，并采取不同的法律途径保护发明人权利。

　　鉴于这些不确定性，下面是一些跨国公司可以采取的措施，以尽量减少在中国奖励和报偿规定的风险：

　　（1）建立报偿政策时，遵守《劳动法》和《劳动合同法》的程序性要求。
　　（2）考虑进度付款，而不是一次性付款。
　　（3）在报偿政策中建立一定的自由裁量权，以处理特殊发明。
　　（4）获得每个员工的书面确认，证明该员工：
　　（i）了解发明人报偿政策；
　　（ii）赞同发明人报偿政策是公平合理的；
　　（iii）在该公司履行奖励和报偿义务后，放弃未来所有的奖励和报偿索赔；
　　（iv）已放弃《合同法》第326条规定的优先购买权或优先受让权。
　　（5）在委托研究项目中，明确规定合同研究组织具有唯一向在委托研究中产生的任何发明的符合条件当事人给予赔偿、奖励和报偿责任。
　　（6）在专利转让协议中，明确规定转让人具有唯一给予职务发明人补偿、奖励和报偿的责任。

　　发明人报偿政策不应只是被视为合规问题，该政策还是鼓励创新并构建忠诚的一种方式。因此，一项适当的政策对公司的长远发展大有裨益。

　　（作者：中伦律师事务所上海办事处合伙人 程芳）（翻译：范蓉）