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中美欧与专利公开有关的法定要求的比较与借鉴(下)

发布时间:2013-05-20
责任编辑:zhaozhuo
来源:中国发明与专利

摘要:专利申请人要想获得专利保护,就必须在专利说明书中公开其专利技术信息,且这种公开应该足够充分。为实现专利公开的各项职能,各国均以法定的形式对专利技术信息公开的程度及其与所要求保护的权利之间的关系提出要求。各国相关的法律规定以及由此确定的法定要求,是判断与专利公开有关问题的直接依据。

  三、欧美模式的可借鉴之处

  1.权利要求支持问题的法律适用

  就权利要求支持的法律适用问题而言,美国未从法定要求的层面对说明书的充分公开问题和权利要求的支持问题在处理上予以区分,而欧洲的“随意”态度有其立法背景上的原因,并且,如适用创造性条款,意味着必须以经检索获得的现有技术证据为依据来评述宽泛权利要求,这与我国现有审查思路的冲突较大,并且会增加检索工作量。因此,我国尚不宜采纳欧洲和美国的做法。但是,基于我国专利法第二十六条第三款和第四款的竞合关系,允许审查部门在适用二者时具有一定的灵活性是合理的,这既可有益于当事人,也可有利于程序的进行。因此,我国应在合法性的基础上进一步加大这种尝试。

  2.书面描述要求的指导意义

  美国的书面描述要求对于我国的专利实践具有借鉴意义。在面对某些充分公开和权利要求支持问题时,主要是在依据结构信息、功能信息等的集合不足以预见技术效果的“不能预测”领域(Unpredictable Field),该要求可以帮助我们理清我国相关法定要求的内涵。

  “不能实现”的发明与被认为是“申请日时未完成的发明”是两个不同概念,故其内涵和评价标准应有不同,通常认为前者着重于对申请日时所属领域技术人员依据专利申请文件公开的技术内容实施发明的能力的判断,而后者则关注由专利申请文件呈现出的申请日时发明所处于的状态,是对申请人自身进行的工作的评价。不论是我国专利法及其实施细则,还是《专利审查指南》,均未提出将申请人在申请日时完成了发明或者说发明在申请日时处于已完成的状态作为专利法第二十六条第三款下的一项判断原则,然则,在多年来基于专利法第二十六条第三款和第四款作出的驳回决定、复审决定和无效宣告审查决定中,上述判断标准被频繁使用着,这种处理是否违背了专利法第二十六条第三款和第四款的立法本意是个争议问题。

  作为判断充分公开的重要依据,我国《专利审查指南》规定的“不能实现”的情形之一是:“说明书中给出了具体的技术方案,但未给出实验证据,而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。”[1]该规定被认为是在一般性原则外针对“不能预测”领域制定的特殊原则。

  上述情形应解读为,在申请人已经给出发明技术方案的前提下,如果该技术方案的技术效果依据结构信息、功能信息等的集合无法预料,必须要通过实验证据予以证实,则“能够实现”的判断就取决于实验证据。如果申请人没有进行达到其所主张的技术效果的实验并提交具有说服力的实验证据,则不能认为该技术方案是成立的,其也就属于《专利审查指南》中所谓的“不能实现”的发明。而在实际的研发工作中,如果申请人进行的实验没有取得其主张的技术效果,或者根本未进行实验,仅仅断言会产生技术效果,这两种情况下的技术方案都没有产生预期技术效果,即申请人其实未就所要解决的技术问题找到可行的解决方案,属于在“申请日时未完成发明”的情形,也不能由此反推其技术方案是成立的。

  可见,就不可预测领域的发明的充分公开而言,发明“不能实现”的根源在于该发明在“申请日时未完成”。也就是说,虽然“不能实现”的发明与“申请日时未完成的发明”是两个不同的概念,但在上述《专利审查指南》规定的情形下,“不能实现”的发明就等同于“申请日时未完成的发明”,也就是不能满足前述美国的书面描述要求所规定的申请人要在申请日时处于已经拥有发明的状态。

  就不可预测领域的权利要求的支持而言,由于权利要求是由说明书得到或概括而来的,对于前者,即申请人直接将说明书中记载的发明请求保护的情形,“不能实现”的发明就是“申请日时未完成的发明”,因此,是以该权利要求保护的发明基于说明书内容是否处于完成状态来判断权利要求是否得到支持;对于后者,即请求保护的权利是由说明书公开的具体技术方案概括而成的范围,则要以说明书中已经完成的发明内容作为事实基础,进而去判断能否将其合理扩展到权利要求请求保护的范围。

  由此可见,美国的相关法定要求的直白明确的表达方式,有利于解决我国相关领域多年来的困惑。反观我国某些审查操作性的规定,为追求操作一致性,在化学领域有关专利公开的审查规定中,刻意强调要以“能够实现”为准[2],但是,对相关实验证据的“一刀切”式规定却要求申请人必须就已经完成的发明提供证据作为判断充分公开和支持的依据,可见这种矫枉过正式的规定的内在是矛盾的,而正确解读法定要求才是准确把握审查标准的前提。

  3.最佳方式要求的价值

  如前所述,就具体案件中所公开的技术内容对公众的贡献而言,美国的最佳方式要求有时看似无关紧要,但不可忽视其制度价值和社会价值。美国是将其专利制度的价值取向以条文法和判例的形式固化下来,作为业内的道德警戒线:“专利,从其真正本质上看,受到公共利益的影响。专利申请被审查时,只有在专利局知晓并评价所有的对于专利权有实质意义的信息的情况下,公共利益才能被满足且最为有效的专利审查得以进行。任何与专利申请或审批过程有关的人在与专利局打交道时均负有坦白和善意的义务……但是,与对专利局的已经实施或者试图实施的欺骗有关或者通过恶意或故意的不当行为违反公开的义务的申请不应授予专利权。”[3]“专利在社会和经济上的长远效应赋予公众至高的权利以监督专利垄断权的产生背景是否远离了欺诈或其他不公平行为,并且该垄断权是否被限制在合法范围内。”[4]在37 C.F.R.§1.56和37 C.F.R.§1.555的条文中均强调了对于专利公开而言,坦白和善意的义务无处不在,要比公开实质性信息的义务更被广泛应用[5]。

  可见,最佳方式要求与其他规定结合在立法层面上将诚实与善意义务渗透到程序的每个环节,这正是专利以公开换取保护的制度设计的要求。

  相比之下,不论是专利法还是其上位法,我国均未制定相应规定和设立相关的法律程序对专利程序中的不当行为予以警示,这极易导致公众的利益受到损害。此外,姑且不论设立这种道德的警示是社会的进步抑或退步,但其作用却是勿庸置疑的,若非如此,构成美国的所谓“完美而系统”的专利体系的一些操作方式(例如大量接受的誓词和声明等)将失去法律和程序的保障,从而使得专利权人的合法利益也不能得到保护。综上所述,最佳方式要求背后的价值观是我国专利立法可借鉴之处。

  四、结论与建议

  将我国相关规定与欧美相关规定进行比较,实体要求的方向是较为一致的,其中也不排除个别法定要求中融入了其他考虑。但在表达方式上,我国的相关规定主要集中在操作层面,随着近年来案件处理量和审查人员数量的增长,这种操作性规定正在被逐步细化。而欧美的相关规定以较多的笔墨阐述其思想和初衷,乐于建立缜密的判断推理步骤和思路,可以读出审查标准的历史沿革。

  偏重操作性的规定在处理简单问题上具有优势,容易通过对号入座的方式统一操作,而对于复杂问题和规定外的情形的处理则缺乏指导作用,于是,出现借助欧美规定来解读我国规定的情形,这是我们在相关规范性文件制定上的一个缺陷。以本文所述问题为例,如能通过《专利审查指南》阐明相关法定要求的内涵,解读不同概念和表达方式背后的内在联系,形成完整判断思路,则可以在具体判断过程中既满足一般原则又尊重不可预测领域的特殊性,在合法性的基础上追求合理性,从而操作一致性的问题也会随之解决。

(作者李越系国家知识产权局专利复审委员会化学申诉一处处长,温丽萍系国家知识产权局专利复审委员会材料工程申诉二处处长;第二作者等同第一作者)

  

  

  

  

  [1]我国《专利审查指南》第二部分第二章第2.1.3节。

  [2]我国《专利审查操作规程·实质审查分册》(2009年版)第十章。

  [3]37 C.F.R. § 1.56.

  [4] Precision Instrument Mfg. v. Automotive Maintenance Machinery Co.,324 U.S. 816(1945).

  [5]《美国专利审查程序手册》2001.04节。

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