导航
搜索
当前位置: 首页 > 视角 > 案例 > 专利

中美欧与专利公开有关的法定要求的比较与借鉴(上)

发布时间:2013-05-17
责任编辑:zhaozhuo
来源:中国发明与专利

摘要:专利申请人要想获得专利保护,就必须在专利说明书中公开其专利技术信息,且这种公开应该足够充分。为实现专利公开的各项职能,各国均以法定的形式对专利技术信息公开的程度及其与所要求保护的权利之间的关系提出要求。各国相关的法律规定以及由此确定的法定要求,是判断与专利公开有关问题的直接依据。

  

  专利申请人要想获得专利保护,就必须在专利说明书中公开其专利技术信息,且这种公开应该足够充分。为实现专利公开的各项职能,各国均以法定的形式对专利技术信息公开的程度及其与所要求保护的权利之间的关系提出要求。各国相关的法律规定以及由此确定的法定要求,是判断与专利公开有关问题的直接依据。

  

  一、关于专利公开的法律规定

  1.我国相关规定

  与专利公开有关的问题按照我国《专利审查指南》的规定有两种:“充分公开”和“权利要求的支持”。在我国历来颁布的审查指南中,均将说明书满足充分公开的要求与符合我国专利法第二十六条第三款的规定等同起来,而将权利要求的支持问题归结为专利法第二十六条第四款。我国专利法第二十六条第三款和第四款规定如下:

  说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。

  权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

  此外,我国《专利审查指南》第二部分第二章对说明书和权利要求书的主要内容和撰写要求作出了适用于所有技术领域的一般性规定,而在该部分第九章和第十章分别针对计算机程序和化学领域的专利申请作出了具体规定。

  2.欧洲专利局相关规定

  在欧洲,与充分公开和权利要求的规定特别相关的法律依据是新《欧洲专利公约》(EPC)第83条和第84条。其中,第83条规定:“欧洲专利申请应当以充分清楚和完整的方式公开发明以使所属技术领域的技术人员能够实现该发明。”第84条规定:“权利要求应当定义要求保护的发明,它们应清楚和简明,并得到说明书的支持。”此外,欧洲专利局新版审查指南对说明书的公开和权利要求书均作出了具体规定。

  3.美国相关规定

  构成专利公开基础的《美国专利法》相关部分是《美国法典》第35篇第112节(简称35 U.S.C.§112),该条款规定:“说明书应当包含对发明的书面描述,并且用完整、清楚、简明和准确的术语描述制造和使用发明的方式和方法,以使所属领域或密切相关技术领域的任何技术人员能够制造和使用该发明。说明书还应当记载发明人所认为的实现其发明的最好实施方式。”美国专利商标局关于专利公开和权利要求书的要求的具体规定详见其专利审查程序手册(MPEP)的不同相关章节。

   二、欧洲、美国和中国相关法定要求的分析与比较

  1.欧洲模式

  以欧洲为代表,与专利公开有关的法定要求由两方面构成,一是说明书要充分公开要求保护的发明,二是权利要求要得到说明书的支持。并且,设立了两个独立、并行的规定分别针对上述两要求。但是,在处理说明书充分公开和权利要求支持问题之间的关系上,却采取了较为灵活的态度。

  就法律适用而论,从表象上看,在处理权利要求的支持问题时,欧洲专利局并没有在实质审查程序中严格区分《欧洲专利公约》第83条和第84条的适用情形,仅强调在其异议程序中要能够“选择合适的理由”即可[1],而对待范围宽泛的权利要求,甚至有时以不具有创造性为由予以驳回。

  究其原因有几方面,首先,上述两个要求本身存在竞合,在说明书公开不充分的情况下,所属领域的技术人员当然不能在权利要求请求保护的整个范围内实施该发明,从而权利要求也就不能够得到公开内容的支持;同时,对于得不到说明书支持的那部分权利要求技术方案而言,申请人在说明书中对其的公开也必然是不充分的。

  第二,《欧洲专利公约》第83条和第84条都是专利审批程序中的驳回理由,即欧洲专利局在专利审批程序中能够分别以专利申请不满足充分公开要求或权利要求得不到支持为由驳回专利申请。但是,与第83条不同的是,不满足第84条的要求却并不是一项欧洲专利的异议理由。这种立法上的原因使得欧洲专利局基于二者的竞合关系在异议阶段借用第83条解决权利要求支持问题有了现实的土壤,而这种做法一旦在异议程序中出现,也就反作用于审批程序。

  此外,尽管《欧洲专利公约》中未明确提及针对宽泛的权利要求的处理方式,但是欧洲专利局以内部规程的方式将权利要求得不到支持的情形进一步划分为3种情形,明确赋予了此类案件审查更大的自由度。其中,第一种情形是当权利要求与说明书之间存在差异时,可以依据《欧洲专利公约》第84条质疑权利要求未以说明书为依据,并且,在大多数情况下,可以依据《欧洲专利公约》第83条质疑该发明未充分公开(参见T409/91,OJ EPO 1994,653);第三种情形是当宣称的创造性是基于出乎意料的效果时,通常可以不具备创造性为由反对该宽泛权利要求(T939/92,OJ EPO 1996,309,参见IC-IV,3.2.1)。[2]

  2.美国模式

  (1)三项法定要求

  与其他国家相比,美国在专利公开方面的要求是特立独行的。它没有采取多数国家的“充分公开”和“支持”的分类方式,而是依据前述35 U.S.C. §112的规定要求专利公开要同时满足三项基本要求:能够实现要求(Enablement Requirement)、书面描述要求(Written Description Requirement)和最佳方式要求(Best Mode Requirement)。

  相对于我国和欧洲以及其他一些国家,美国对申请人提出了更多的要求。首先,要求申请人证明,根据其说明书所公开的内容,所属领域的技术人员能够制造和使用该发明。换句话说,本领域技术人员在阅读申请所公开的内容后,必须能够在不付出过度实验的代价的情况下实施权利要求书中请求保护的发明。第二,考察申请人对发明的描述是否足够,即,申请人对发明的描述应足够详细具体,以至于所属领域的技术人员能够清楚得出发明人在提出专利申请时已经拥有了(Possessed)所请求保护的发明的结论[3]。第三,考察申请人是否公开了最佳方式。说明书必须阐明发明人已经知晓的该专利申请中实施所请求保护发明的最佳方式[4]。

  不论是处理说明书的充分公开问题,还是权利要求的支持问题,美国的能够实现要求和书面描述要求均曾在其专利司法实践中适用。在上述三个要求中,由于书面描述要求和最佳方式要求是最具美国特色的要求,并且,从对已有文献的分析上看,业内的理解存在较大分歧,故在此以较多的笔墨进行探讨。

  (2)关于书面描述要求

  由于书面描述要求和能够实现要求在具体案件中经常同时满足或者不满足,业内最常听到的争议是:二者是否相同,是否有必要保留书面描述要求,以及是否应将二者合并为一项要求以简化判断过程。该问题即便在美国也依然纷争至今,其部分业内人士也认为可以将该要求与能够实现要求相互替换使用。而笔者在国内听到的更多关于书面描述要求的误解是,认为该要求等同于我国所谓权利要求要在形式上得到说明书的支持,或者仅在判断对申请文件的修改是否超出原始公开范围时发挥作用。

  对此,《美国专利审查程序手册》规定:书面描述要求和能够实现要求“是彼此独立的截然不同的要求”[5]。但是,笔者认为,由Enzo案代表的观点更为贴切,即书面描述要求是作为能够实现要求的独立的附加要求存在的[6]。

  具体来说,能够实现要求并没有妨碍书面描述要求存在的空间。对专利充分公开作出要求,是要确保说明书中含有充足的技术信息以实现专利说明书的两项基本功能:其一是使得所属领域的技术人员能够将发明付诸实践,其二是要使读者能够理解发明人对所属领域作出的贡献[7]。除此之外,书面描述要求则进一步要求该说明书能够证明申请人在提出专利申请时已经拥有了该发明[8],其采纳的客观标准是,考察说明书的描述是否清楚地让所属领域的技术人员认识到发明人已经发明了权利要求中要求保护的发明[9]。而这一点对于专利制度的设计是至关重要的,体现了美国专利制度的创立者们对于专利制度设立的根本考虑和政策导向。

  在此理解的基础上,存在专利申请满足书面描述要求但不能够实现的情形,例如,说明书中省略了某些与发明的制造或使用有关的详细信息;反之,也存在能够实现但不满足书面描述要求的情形,例如,说明书中公开了如何制造和使用A、B、C三种物质,使得由上述三种物质一起组成的物质也许满足能够实现要求,但却不满足书面描述要求。

  此外,书面描述要求还在美国的优先权审查和权利要求的修改审查中起到了关键作用。因此,在现有美国法律框架下,书面描述要求不可能让位于能够实现要求。

  (3)关于最佳方式要求

  与我国、欧洲及多数国家不同的是,美国还进一步要求公开实施发明的最佳方式,从而使得申请人要在主观和客观两方面同时经受考验。最佳方式要求规定,申请人在说明书中要公开发明人在提出专利申请时所知晓的实施发明的最佳方式和途径。

  判断是否符合最佳方式要求,需要满足两方面要求:其一,在提交专利申请时发明人是否拥有实施发明的最佳方式;其二,如果发明人确实拥有该最佳方式的话,是否在说明书中公开了该方式使得所属领域的技术人员能够实现[10]。这种两步测试表明最佳方式要求与能够实现要求和书面描述要求均不同,它更强调发明人所掌握知识的主观成分。不难想象,一份申请可能既满足能够实现要求,也满足书面描述要求,但依然没有提供最佳方式。

  是否充分公开最佳方式要经过审查,而且是一个事实问题。在美国专利商标局的专利审查过程中,尽管公开最佳方式是法定要求,但由于“不存在判定最佳方式充分公开的客观标准……仅考虑与隐瞒(无意的或有意的)相关的证据”,故审查员一般不会有足够证据去怀疑说明书中是否公开了最佳方式[11]。但是,这一要求在专利诉讼程序中却很有用,例如,一旦发现专利权人存在故意隐瞒最佳方式的不公平行为(Inequitable Conduct),专利权人将会丧失专利权。

  有关设立最佳方式要求的政策考量,首先是要禁止发明人藏匿对发明具有重要意义的技术内容,继而确保公众得到发明人掌握的技术的最优选的实施情况,从而在专利权期满后使竞争者与专利权人站在同一起跑线上竞争[12]。但是,该规定在美国国内也曾遭受非议,因为许多人认为能够实现和书面描述的双重要求已经迫使发明人客观上公开了足够的技术信息,而最佳方式要求则进一步将原本可以作为商业秘密保护的部分信息曝光,并且,随着时间的迁移,技术和市场不断发生着变化,这部分信息也许对于公众而言不再具有重要价值,但隐瞒这些信息却反而为专利权埋下致命隐患。

  3.中国模式及其与欧美模式的比较

  我国与专利公开有关的法定要求由两方面构成,一是说明书要充分公开要求保护的发明,二是权利要求要得到说明书的支持,且设立了两个独立、并行的规定来针对上述两方面要求。

  我国的法定要求不论从内容上还是表达形式上,均与欧洲如出一辙。和美国相比,我国有关充分公开的规定与美国的能够实现要求的思想是类似的,美国虽以“制造和使用”发明代替我国的“能够实现”发明,但含义没有本质区别。但是,我国不对最佳方式的公开作出要求,并且,从规范性文件中无法明确看到是否还要对申请人在申请日时要对发明处于拥有状态提出要求。因此,我国与美国的相关法定要求是明显不同的。

  在处理说明书充分公开和权利要求支持问题之间的关系上,首先,我国与美国的不同体现在,美国没有以不同的法定要求来分别处理说明书的充分公开问题和权利要求支持的问题,其能够实现要求和书面描述要求均曾在专利司法实践中适用于上述两种情形。而我国与欧洲尽管在法律规定上类似,但是,在专利实践中却也存在差异。如前所述,欧洲适用《欧洲专利公约》第83条解决说明书公开不充分的问题,这与我国适用专利法第二十六条第三款的做法较为一致,但其针对权利要求的支持问题却可以适用《欧洲专利公约》第83条、第84条或第56条(创造性)。相比之下,我国在专利法第二十六条第三款有关充分公开的要求和第四款有关权利要求支持的要求之间设定了相对较为清晰的界限,原则上认为针对要解决的技术问题,只要说明书中公开了至少一种解决方案就已经满足充分公开的要求;如给出了具体解决方案,但尚不足以得出或概括出权利要求的保护范围,才属于权利要求的支持问题。

  然而,这种界限也并非一成不变,这种趋势在近些年我国相关规范性文件的修订中越来越明显。例如,基于避免不合理延长审批程序的考虑,自2006年版《审查指南》开始明确允许专利复审委员会在复审程序中对于明显属于竞合关系的情形采取灵活处理态度[13]。例如,针对以不符合专利法第二十六条第四款为由作出的驳回决定,如合议组认为缺陷存在但应适用专利法第二十六条第三款,则不应以法律适用不当撤销驳回决定,否则,只会导致原审查部门改变条款后再次驳回或者不当授权。并且,较之以往任何版次,在处理请求原则与依职权原则的关系时,2010年版《专利审查指南》更加提倡专利复审委员会应在无效宣告审查程序的依职权审查中拥有更大的自由度[14]。由此,上述两项条款在无效宣告程序中也应可在一定条件下相互转用。

  

 (作者李越系国家知识产权局专利复审委员会化学申诉一处处长,温丽萍系国家知识产权局专利复审委员会材料工程申诉二处处长;第二作者等同第一作者)

  

  

  [1]《欧洲专利审查指南》C部分第Ⅲ章第6.4节。

  [2]《欧洲专利局审查内部规程》,2005年11月2日,第IC-Ⅲ章第5节。

  [3] Vas-Cath,Inc. v. Mahurkar,935 F.2d 1555,1563-64,(Fed. Cir. 1991).

  [4]《美国专利审查程序手册》2161节。

  [5] In re Barker,559 F.2d 588,194 USPQ 470(CCPA 1977),cert. denied,434 U.S. 1064 (1978); Vas-Cath,Inc. v.Mahurkar,935 F.2d 1555,1562,19 USPQ2d 1111,1115(Fed. Cir. 1991).

  [6] Enzo Biochem,Inc.,v. Gen-Probe Inc.,323 F. 3d 956,963(Fed. Cir. 2002).

  [7] Amy L. Landers,Understanding Patent Law,第89页,LexisNexis出版,由www.Lexisnexis.Com/ lawschool获得。

  [8] Vas-Cath,Inc. v. Mahurkar,935 F.2d 1555,1563-64,(Fed. Cir. 1991).

  [9] In re Gosteli,872 F.2d 1008,1012,(Fed. Cir. 1989).

  [10]《美国专利审查程序手册》2106 V节。

  [11] USPTO Training Materials for Enablement.

  [12] Roger E. Schecher,John R. Thomas,Principles of Patent Law,第二版,6.1.3节。

  [13]我国《审查指南》(2006年版)第四部分第二章。

  [14]我国《专利审查指南》(2010年版)第四部分第三章。

版权声明
凡注明"来源:中国知识产权网"的所有文字、图片和音视频资料,版权均属中国知识产权网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布/发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中国知识产权网",违者本网将依法追究责任。

相关推荐

华为三星专利大战国内大局已定 三星62%专利被判无效
什么时候需要申请专利

热门推荐

【专利】企业并购尽调过程中的知识产权问题有哪些?
共享单车“扫码开锁”专利权纠纷案宣判:摩拜胜诉

欢迎投稿:tougao@cnipr.com

投稿热线:010-82000860-8215

关键词

相关推荐

华为三星专利大战国内大局已定 三星62%专利被判无效
什么时候需要申请专利

热门推荐

【专利】企业并购尽调过程中的知识产权问题有哪些?
共享单车“扫码开锁”专利权纠纷案宣判:摩拜胜诉

欢迎投稿:tougao@cnipr.com

投稿热线:010-82000860-8215

关键词